《软件专利侵权纠纷的司法解决》调研报告
发布时间: 2014-09-22   浏览次数: 3251

 《软件专利侵权纠纷的司法解决》调研报告

复旦大学知识产权研究中心 课题调研组*

20143-7

初稿,仅供参考

  摘要:近日,上海市高级人民法院就备受关注的“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”作出终审判决,引发了学界和实务界对软件专利侵权纠纷的司法解决中存在的问题的思考。本报告以该案为重点分析对象,在对上海市第一中级人民法院进行实地调研的基础上,总结出了当前软件专利侵权纠纷的司法解决中急需明确的两个问题:一是如何认定软件专利的功能性限定权利要求;二是如何判断软件专利的功能性限定装置权利要求的保护范围。总结出两大问题后,本报告研究了美国的立法与司法实践中的相关做法,并结合国内相关学者的学说,对诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”判决的合理性作出分析。最后,本报告的结论是诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”的一审及终审判决及理由均值得商榷,应借鉴美国在司法实践中成熟的做法,以避免有效的软件专利在侵权纠纷中因保护范围不确定而无法得到司法保护的尴尬境地。值得注意的是2014619日美国最高法院对“Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l110 U.S.P.Q.2d1976 2014 ILRC2109U.S.2014[2014 BL170103])判决重申2008年“比尔斯基案关于“抽象概念”不具有美国专利法第101条可获得专利主题的法定要求,这与本报告研究比较的美国专利法第112条有关权利要求撰写的法定要求属于两个问题,故不做专门分析。

 

一、我国软件专利侵权纠纷司法裁判的现状

随着我国软件行业的蓬勃发展,软件专利侵权纠纷必将逐渐增加。2010年底,诺基亚公司向上海市第一中级人民法院起诉上海华勤通讯技术有限公司(下称华勤公司)侵犯其“选择数据传送方法”发明专利(专利号为:ZL200480001590.4),要求赔偿人民币2000万元。20113月,华勤公司质疑涉案专利的有效性,向专利复审委员会对涉案专利提起无效宣告请求。20125月,该专利被宣告部分无效,权利要求2479有效。20136月,上海市第一中级人民法院对该案做出一审判决[1],法院认为原告专利权利要求7的保护范围不能确定,无需亦无法就被告是否实施了原告专利进行确定,自不应判定被告构成侵权。据此,一审判决驳回了原告诺基亚公司全部诉讼请求。诺基亚公司对一审判决不服,向上海市高级人民法院上诉。20142月,上海市高级人民法院做出了终审判决[2]法院仍然以不能确定专利权利要7的保护范围为由,驳回了诺基亚公司的上诉,维持原判。

由于以往软件专利侵权纠纷的案件极少且不具有代表性,因而“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”从起诉阶段起就一直受到多家国际性IT公司、学界和实务界的广泛关注。一审判决一出,国家知识产权局专利复审委员会的苏志国、孙茂宇以及国家知识产权局专利审查协作北京中心光电部的安晶便发表论文称,“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”中,司法机关对软件专利的撰写提出了比授权标准更高的要求;经过实质审查和无效程序确认符合专利法和审查指南规定的专利权,却被法院认定不能确定保护范围,无需进行侵权比对,直接认定侵权不成立,这相当于变相架空甚至剥夺了该项财产权利。[3]

本调研组有幸于201449来到上海市第一中级人民法院,就该案及软件专利侵权纠纷的司法裁判现状进行调研(调研问题清单附于报告后)。根据调研结果,调研组总结出目前司法机关在审理软件专利侵权案件中最关键且仍待进一步明确的两个问题,一是有关软件功能性限定权利要求的认定,二是有关软件功能性限定装置权利要求保护范围的确定。

  (一) 软件专利功能性限定权利要求的认定

    1.功能性限定权利要求的概念

  我国法律并没有对功能性限定权利要求作出定义。一般说来,一项权利要求应由反映该产品结构或组成的技术特征组成,一项方法权利要求应由实施该方法的具体步骤或操作方式的技术特征组成;如果在一项权利要求中不是采用结构特征或操作步骤特征来定义发明,而是采用零部件或步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果来定义,则将该特征称为功能性特征。[4]本报告所称的“功能性限定权利要求”,是指至少是部分地采用了专利所要实现的功能或效果而不是其具体结构或操作步骤来定义技术特征的权利要求,即包含了功能性技术特征的权利要求。人民法院应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定权利要求是否包含了功能性技术特征。[5]

2.“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”案例分析

1 本案一审

  在“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”中,原告诺基亚公司主张依据权利要求7[6]确定保护范围。原告诺基亚公司不认为权利要求7是功能性限定权利要求,因为实现权利要求7中的技术特征所述的技术手段已在说明书中充分公开,故其虽然涉及功能性词语,但并不是功能性特征,因而权利要求7是功能性限定权利要求。

  被告华勤公司则认为,由权利要求7的表述可见,其为产品权项,保护主体为终端设备,且采用了功能性限定特征表述终端设备具备的多种功能,因此属于功能性限定权利要求。

  一审法院认为,权利要求7要求保护的是一种能够实现或执行权利要求12所述方法的装置。权利要求7的撰写方法是在方法步骤特征前附加“被配置为”进行限定,在文义上应该将“被配置为”理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果,据此,权利要7是以功能和效果来表述技术特征,所以是功能性限定权利要求。

2 本案终审

上诉人诺基亚公司在上诉中认为一审判决关于涉案专利权利要求7属于功能性技术特征的认定是错误的,权利要求7的内容不应当被认定为功能性技术特征,因为本领域普通技术人员能够明了每一个“被配置为”的技术特征是如何实现的,其结构是如何改进的。

被上诉人华勤公司答辩称,从采取的撰写方式和文义表达来看,涉案专利权利要求7属于功能性技术特征。

终审法院首先对“功能性技术特征”下了定义,认为是指对于产品的结构、部件、组分或其之间的关系或者方法的步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的作用、功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图可以直接、明确地确定技术内容的技术特征除外。接着终审法院分析了权利要求7的撰写方式,是在每一个步骤特征前附加 “被配置为”来表示其所限定的技术特征,“被配置为”在文义上应当被理解为使该设备、部件能够实现或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果,因此涉案专利权利要求7的技术特征均属于使用功能性词语限定的技术特征。对于权利要求中使用了功能性词语限定的技术特征,需要进一步分析本领域普通技术人员按照通常理解,能否明了该技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的。本案中,诺基亚公司主张权利要7中限定的“消息编辑器”是其与现有技术的主要区别所在,诺基亚公司也认为,至少对于“消息编辑器”的理解,其与本领域普通技术人员的通常理解并不一致,也不存在能够实现该技术特征所体现的功能或效果的惯常技术手段。综上,权利要7的技术特征仅表述了该特征所要实现的功能,且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图亦不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。因此,涉案专利权利要求7包含了功能性技术特征,是功能性限定权利要求。

3判决分析

从以上对本案一审和终审各方意见的整理可以看出,一审法院上海市第一中级人民法院和终审法院上海市高级人民法院都认为涉案专利权利要求7包含了功能性技术特征,因而是功能性限定权利要求。但是,二者的判决依据却不一样。一审法院的判断依据仅仅是权利要求7在撰写方式上采用了“被配置为”一词来限定技术特征,该词应理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果,所以权利要求7包含了功能性技术特征。终审法院对于功能性技术特征的判断除了看权利要求在撰写上是否采用了“被配置为”等表示功能性的词语来限定,还要进一步分析本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图能否确定技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的,如果按照通常理解能够确定,那么即使权利要求采用了功能性词语限定,也不是功能性技术特征。那么,应当如何认定功能性权利要求才是合理的呢?是否需要考虑“本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图能否确定技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的”这一因素呢?

(二)软件专利功能性限定装置权利要求保护范围的确定

1.软件专利装置权利要求的概念

中华人民共和国国家知识产权局《专利审查指南2010)》(下称“《审查指南》”)第二部分第九章“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”第5.2节规定“涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求,也可以写成一种产品权利要求,即实现该方法的装置”。对于不涉及硬件改进的、仅涉及计算机程序改进的软件专利,《审查指南》第5.2节还规定:“对于涉及计算机程序的发明专利申请,可以全部以计算机程序流程为依据,按照与该计算机程序的各步骤完全对应一致的方式,或者按照与反应该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式,撰写装置权利要求。”本文所指的“装置权利要求”采《审查指南》的解释。“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”的涉案专利是“选择数据传送方法”发明专利,具体体现在手机上是一个“消息编辑器”装置,能够自动选择数据传送方法。根据对权利要求和说明书的分析可知,该装置是通过软件的创新而非硬件的改进来实现功能的,因而是一种软件专利。在该专利有效的权利要求中,权利要求2是一种方法权利要求,而权利要求7是一种装置权利要求,因为权利要求7的撰写方式为在权利要求2中的每一个方法步骤前一一对应并加上“所述终端设备被配置为”。[7]

2“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”案例分析

1 本案一审

  原告诺基亚公司认为权利要7确定的保护范围包括,凡是属于权利要求7述的移动站,并且可以采用一个消息编辑器来接受用户的消息输入,并检查用户所输入的消息中包含的特性信息选择适当的数据传送方法,然后根据所选择的数据传送方法将消息传送到相关的数据传送应用程序,再根据该数据传送应用程序所使用的数据传送协议将消息发送给电信网络的移动通讯设备,都属于落入权利要求7保护范围的产品。原告认为,权利要求7中的技术特征的相关实施方式在涉案专利说明书已有非常充分的描述,而且专利说明书多次提及,实现发明目的是可以采用独立的硬件结构例如一个具有特点功能的独立芯片,也可以采用软件,也可以采用软件和硬件的结合,上述方式的任何一种都会改变手机产品的结构,究竟采用什么样的方式实现,本领域的技术人员自然会根据公知技术选择“性价比”最好的方式去实现。

  被告华勤公司则认为,涉案专利的说明书中仅介绍了实现方案的流程、信令等,并未提供任何能实现上述功能性限定特征的产品结构方式。因此,基于涉案专利说明书不能确定涉案专利权利要求7功能性限定的结构特征保护范围。

  一审法院认为以“被配置为”的开头撰写的权利要求,应当要求原告进一步说明“被配置为”的具体实施方式,以明确原告除了在方法上对现有技术做出了贡献之外,在装置上相对于现有装置的技术贡献何在,否则就是给予一种纯功能限定的装置予以了保护。法院根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条规定查明涉案专利的说明书和附图,说明书和附图多数涉及的是方法、步骤或者功能,而缺乏对装置本身的描述,法院并没有在说明书中发现关于权利要求7要求保护的装置本身如何“被配置为”的具体实施方式,因此,原告专利权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定。一审法院还认为原告主张的权利范围实际上认为只要具备其所述某种功能的手机,均落入其保护范围,这与最高人民法院关于功能性特征保护范围如何确定的规定是相违背的;原告认为权利要求7的技术特征的相关实施方式在涉案专利说明书已有非常充分的描述,而且专利说明书多次提及,这与法院查明的事实不相符。

2本案终审

  上诉人诺基亚公司在上诉中认为一审判决中关于涉案专利权利要7的保护范围不能确定的认定是错误的,根据涉案专利说明书的描述,本领域普通技术人员可以清楚地知道,要实现权利要求7描述的“被配置为”的步骤,可以通过软件、硬件或软硬件结合的方式来实施,因此,权利要7的保护范围是可以确定的。上诉人诺基亚公司认为原审法院是未从本领域普通技术人员的角度来理解权利要求及说明书的内容,才得出涉案专利权利要求7的保护范围结合说明书仍然不能确定的错误结论。

  被上诉人华勤公司辩称权利要求7产品权利要求,是一个“消息编辑器”,诺基亚公司把“消息编辑器”作为一个硬件来看待,但没有描述“消息编辑器”具体是什么,专利说明书和附图没有公开“消息编辑器”的具体实施方式,诺基亚公司没有说清楚其描述的终端与现有终端在硬件上的区别为何,故本案无法确定涉案专利权利要7的保护范围。

  终审法院肯定了一审判决,认为权利要求7要求保护的是实施权利要求2记载的方法的装置,涉案专利说明书中披露的具体实施例均是针对方法步骤所做的具体描述,并简单陈述了上述方法步骤可以应用于移动台或者应用于消息编辑器,并说明可以通过软件、硬件或者软硬件结合的解决方案来实施所述创新手段;但是说明书及附图并没有关于如何将上述方法步骤应用于终端设备或消息编辑器的具体实施方式的描述,也就是说,说明书和附图没有记载终端设备、消息编辑器“被配置为”实现相应功能的具体实施方式,故不能确定权利要求7的保护范围。

  (3决分析

  既然权利要求7被认定是功能性限定权利要求,那么就要结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。权利要求7一种产品权利要求(也称“装置权利要求”),要求保护的是实施“选择数据传送方法”的方法的装置,这种装置是一种“消息编辑器”。通过以上对案件各方意见的整理可知,一审法院上海市第一中级人民法院和终审法院上海市高级人民法院都认为权利要7的保护范围不能确定,因为人民法院即使结合说明书和附图也无法明确“消息编辑器”“被配置为”实现“选择数据传送方法”的具体实施方式,也就是说说明书和附图仅是对方法的具体描述,并没有对方法是如何应用于装置进而通过装置来实现的具体实施方式进行描述。据此我们可以看出,人民法院认为只有当专利说明书和附图对实现某个方法的装置本身是如何“被配置”的步骤的具体实施方式有明确描述时,对于该装置的功能性限定权利要求的保护范围才能确定。

  此外,终审判决书中并没有体现法院结合了本领域普通技术人员在阅读了说明书和附图后对权利要求的理解来判断权利要求的内容是否确定,而是仅由法院在阅读说明书和附图后对说明书是否记载了消息编辑器被配置为实现相应功能的具体实施方式进行查明。

  人民法院这一观点受到了国家知识产权局专利复审委员会的苏志国、孙茂宇以及国家知识产权局专利审查协作北京中心光电部的安晶的质疑。他们认为这种判断标准显然比专利授权标准更高,因为人民法院要求说明书和附图要对装置本身如何“被配置为”的具体实施方式进行说明,而审查指南对于软件专利申请,只要求说明书写明软件实施的步骤和流程即可,并不要求说明书对实施软件的装置进行任何记载和说明,专利授权程序也是按照这一要求实施的。[8]那么,司法机关在确定软件专利装置的功能性限定权利要求的保护范围时所采用的判断标准是否过高呢?

  (三) 总结

  通过对“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”的梳理分析以及对上海市第一中级人民法院的调研,调研组发现我国司法机关在软件专利侵权纠纷的审判中确实存在两个需要解决的问题,一是在功能性限定权利要求的认定中需要考虑哪些因素,二是司法机关如何确定功能性限定装置权利要求的保护范围。由于我国的专利制度很大程度上参考的是美国的专利制度,因此本报告将考察美国对于这两个问题的立法和司法实践,以期对我国软件专利侵权纠纷的司法解决提供借鉴。

 

二、软件专利功能性限定权利要求的认定

  (一) 美国关于功能性限定权利要求认定的立法和司法判例分析

  1.美国关于功能性限定权利要求认定的立法

    1946年,美国最高法院在Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker案的判决中禁止以功能性的方式对权利要求的新颖性部分进行描述。[9]但是,国会通过立法的方式推翻了最高法院在Halliburton一案中的意见,允许以实现的功能来描述权利要求中的要素。现在关于功能性限定权利要求的规定体现在《美国专利法》第112条(f)款中。美国专利法第112条第(f)款规定:针对组合的权利要求(a claim for a combination)中一个元素来说,其特征可以采用‘用于实现某种特定功能的结构或者步骤’的方式来撰写,而不必写出实现其功能的具体结构、材料或者动作。采用这种方式撰写的权利要求应当被解释为覆盖了说明书中记载的相应结构,材料或动作以及其等同物。”[10]以这种方式撰写的权利要求在美国被称为“手段加功能”式的权利要求(means plus function claim)。美国在《涉及美国专利法112条的补充审查指南》中同时规定,对于功能性限定权利要求不需要进行说明书支持方面的审查,但仅能获得实施例及其等同方式确定的保护范围。

如何通过第112条少之又少的用语来确定功能性权利声明的具体界限呢?怎样的权利声明才会被认为是功能性的,并符合第112条的保护条件呢?这是实践中许多技术公司和技术领域从业人员的一个大的顾虑。缺乏明确的边界,不仅会导致专利人在申请专利和处理侵权的时候,不能准确的对自己的专利权进行预料,还会加剧“专利流氓”的问题,导致越来越多的流氓诉讼,损害真正的专利人的利益,不利于工业技术的发展。

根据f)款的文意我们知道,本条款的规定针对的是权利要求中的一项元素,而不是整个权利要求。如果某项专利含有多个功能,其权利声明中有多项元素,那么就必须将第112条第6款分别使用于每一个元素。[11]反过来说也就是,如果一项权利要求使用了功能性语言描述,那么第112条第六款也并不一定当然适用整个权利要求,而是适用于使用了该种语言的元素。[12]因此我们在认定一项权利声明是否功能性权利要求时,不能以偏概全。

值得强调的一点是,根据第112条第(f)款我们可以得出,一项权利要求在使用任何功能性的语言时,不管是单独的“手段”性权利要求还是其他的要求,都不要把所有能够实现其要求中结果的手段写入权利要求,因为立法保护的只是“说明书中记载的相应结构,材料或动作以及其等同物”。

么(f款里的“组合”二字又该如何理解呢?美国专利局官员Pasquale J. Federico提出了这样的观点:“组合”意味着任何功能性权利要求必须是一项以上的权利要求元素。这样的观点也被美国法院Hyatt案中所采用。[13]从第112条的用语中我们可以得出,如果引用了手段加功能性的权利要求,但是却没有公布任何“结构”元素的,单独的“手段”性权利要求[14]是不被允许的。也就是说,根据第112条认定功能性权利声明的时候,该声明必须要含有至少一项实质性的“结构”的权利声明,才能被认定为符合要求的权利声明。[15]但是Hyatt一案中,法庭又指出,单独的“手段”性权利要求,又不一定绝对会导致该项要求无效,[16]即如果本技术领域的一般的技术人员在通过适度的实验之后能够实现该发明,那么该项要求还是有效地。[17]此外Hyatt案中,法院认为,在第112条(b款之下,不管是单独的“手段”性权利要求还是普通的功能性权利要求,法律所保护的只是其说明中所涵盖的权利。[18]所以我们在认定一项单独“手段”性权利声明时,方法和普通的功能性权利声明是一样的。

我们从上面对法条的解释得出单独“手段”权利声明除非例外情况下,是不被法条所允许的。但是这样的解释和法院Hyatt所阐述的例外是否矛盾呢?美国法在认定一项只含有单独“手段”的权利声明时,要求我们从另一个角度来解释112条第6款。本款中所谓的“对组合的权利声明”,亦可以理解为“在权利声明中的元素与说明书中所公布的结构的一个组合,最后对其进行总体权利声明”。[19]这样的解释就是巧妙地把权利声明中的元素和说明书中必要的结构结合到了一起,是在解释第112条第6时比较受欢迎的一种解释方法。在这种解释方法下,单独“手段”性权利声明也可以被理解为符合法条文意,只要其公布了相应的结构,就可以算是具有专利性的权利声明。这与Hyatt案子的解释也不产生冲突。

112条第6款除了允许权利人通过“手段加功能”性权利要求方式主张专利外,同时还允许当事人通过“步骤加功能”性权利要求,前者多用于机器等实在发明中,后者多用于方法发明。我们在上文所阐述的,在认证“手段加功能”时的手段和结构的关系,在这里也一定的适用于“步骤加功能”。在“步骤加功能”中,我们需要“步骤”作为对一项方法专利中的各个元素的描述,此外还需要“行为(Acts)”所谓具体实施该元素的步骤。[20]在美国法的实践中,有的专利申请会产生即使用了“手段加功能”性权利要求又使用了“步骤加功能”性权利要求的情况。在这样的情况下,正如前面所述,我们可以将权利要求中的每个单独的元素分离出来进行分析和认证,因为二者的本质都是功能性权利要求,基本的规则和法理并不会有太多不同。

但二者还是有一定的不同的。除了上文提到的“步骤”和“手段”、“结构”和“行为”这两组概念的不同外,我们在认定“手段加功能”权利要求是要比“步骤加功能”权利要求更为谨慎与严格一些。[21]而严格的原因在于方法专利本身,一项方法专利,不管是否引用了功能性权利要求,都必须要在其说明书中引用一定的步骤。比如说,使用功能性权利声明的方法专利一般会采用以下的通用句式:

“一种含有Y步骤的、并能实现X……的方法”。

由此可以看出引用步骤的必要性。但是,单纯引用步骤,又不能将一项方法专利的权利要求直接转换为一项功能性权利要求,因为其还需要满足以上的譬如说“行为”等要件才能转化。

我国学者张鹏对于美国对功能限定性权利要求的认定,总结出以下三个步骤:

1)必须将功能限定权利要求中的功能解释为包含在权利要求语言中的限制,并且仅仅包含上述限制,不能超越权利要求的文字扩大功能的范围,同样不能超越权利要求的文字缩小功能的范围;

2)确定对应功能的结构,在确定权利要求中所要求的功能之后,应当确定说明书中所记载的与权利要求中所涉及的功能相对应的结构或行为,要求该结构或行为必须执行所声称的功能,且说明书必须将执行该功能的结构或行为与功能相关联。

3)根据对应的功能的结构确定等同的范围。在确定等同范围时,要求被控侵权产品与涉案专利权利要求中的相应部件必须以基本相同的手段、执行相同的功能。

就美国功能性限定权利要求的认定规则而言,若申请人使用了“的装置,用于(means for...”或“的步骤,用于(steps for...”的语言,专利审查部门和法院可以假设认为申请人意图采用功能性限定的特征。同时,在进一步审查时没有出现实现所属功能的结构特征时,可确认以上特征为“装置加功能”的限定形式。即,《美国专利法》将功能性限定的撰写方式规定为“means plus function”的封闭结构,不得加入为实现该功能而采用的结构、材料等特征的表述。[22]

此外,我们在用以上方法认证功能性权利要求时,值得注意的一点是, 作为一项专利,其权利要求中的功能性元素,满足了美国专利法下公布专利实用性(utility)的要求。[23]这项要求是为了保证每项专利在工业领域具有一定的实用价值,所以实用性就必须在各项专利的权利说明书中公布。[24]如果专利人在权利声明中公布了其专利的实用性的话,是违反第112条的规定的,因为专利法明确要求这种实用性要在说明书中公布。[25]但是因为功能性权利要求,其权利要求也是说明书的一部分,那么在权利要求中公布专利的实用性,严格意义上来说,并没有违反法规。因此我们在认定功能性权利要求主张的专利的时候,要注意到这一点。

2.国关于功能性限定技术特征认定的案例分析

  下文通过美国的一个判例[26]来分析美国对功能性限定特征的认定标准。

  原告MGOF公司(Mangosoftlnc.)认为被告甲骨文公司(Oracle corp.)制造、销售和/或提供待售的计算机软件侵犯了MGOF公司的两项专利:专利号6148377(美国)和专利号5918229(美国)。相关专利涉及一种分布式共享存储器系统[27]。该案由美国新罕布什尔州地区法院作出判决。

  涉及的6148377专利和5918229专利两个专利描述了两个特征:“共享存储器子系统用于映射所述共享的可寻址存储器空间到所述永久存储器和所述易失存储器的一部分或整个部分……”以及“共享存储器子系统用于映射共享可寻址存储空间的一部分到持久性和易失存储的至少一部分……”。

  被告甲骨文公司宣称在专利中描述的“共享存储器子系统”,是手段加功能的权利要求。法官否认了上述意见,其判决理由如下:第一,缺少单词“手段”,当权利要求的元素中没有使用术语“手段”时,将其作为装置加上功能的权利要求通常是不适当的。第二,权利要求特征“共享存储器子系统”列举足够明确的结构,削弱了其作为装置加功能权利要求的观点。

  由于美国对不同形式的权利要求采取的解释原则不同,由该案可知,美国在认定“手段加功能”的权利要求时,有较为严格的标准。紧跟在功能描述之后的“的手段means for”作为“手段加功能”形式的显著标志,首先要确定权利要求的特征是否以“……的手段means for”的形式限定,若有此标志,再确定该“的手段(means for)”是否与功能性限定相结合,如果同时满足了这两个条件,那么可以推定其为“手段加功能”的限定形式,并采取相应的权利范围解释原则。但这种推定也是可以被推翻的,典型的如该案所判决,“在权利要求中列举了足够明确的结构,从而削弱了‘手段加功能’功能权利要求的表达”。即,即使用了“means for”这个词,但权利要求描述的不是功能,或者是充分描述了实现特定功能的结构,则不是功能性限定权利要求。

3.对美国立法和案例的借鉴

  通过对美国专利法及案例的分析可知,在美国专利体系中,在权利主张中,对“手段加功能”的权利要求撰写方式仅仅限于纯功能性权利要求的描写,而不包括“功能性权利要求加结构特征”这样的撰写方式,结构应该在说明书中进行披露。相比之下,按照目前的中国《审查指南》中的规定以及司法解释中的规定,虽然没有明确的针对功能性限定特征的定义,但是很可能会理解为功能性限定特征的撰写方式包括上述两种类型。因此,在立法方面,在《审查指南》或司法解释中给出功能性限定特征进行定义,并给出功能性限定的保护范围的确定方法,从而从根源上使功能性限定特征具有明确的概念,确定功能性限定特征撰写方式的类别,从而确定权利要求的保护范围。

  在“诺基亚诉华勤案”中,一审法院的判断依据仅仅是权利要求7在撰写方式上采用了“被配置为”一词来限定技术特征,该词应理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果,所以权利要7包含了功能性技术特征。终审法院对于功能性技术特征的判断除了看权利要求在撰写上是否采用了“被配置为”等表示功能性的词语来限定,还要进一步分析本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图能否确定技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的,如果按照通常理解能够确定,那么即使权利要求采用了功能性词语限定,也不是功能性技术特征。结合上述对美国的立法和司法判例分析可知,仅仅从使用了“的装置”或者“被配置为”等功能性的词语来限定就认定是功能性限定权利要求是片面的,还要考虑权利要求实际上是否还充分描述了实现特定功能的结构,若充分描述了,则不是功能性权利要求。因此,该案一审和二审判决中的认定与美国的司法判例均不符。一审法院的认定没有考虑进一步考虑采用了“被配置为”一词的权利要求是否能被其实质充分记载了具体的实施方式即结构所推翻。终审法院则把对功能性权利要求认定的考虑因素扩大至说明书和附图,这也是不合理的。

三、软件专利功能性限定装置权利要求的保护范围的确定

(一)功能性限定装置权利要求的保护范围

    1.我国相关规定

在专利侵权诉讼中,人民法院判定被告是否实施原告的专利,需要进行技术特征的比对,如果被控侵权技术方案包含原告专利权利要求记载的全部技术特征,即可确定其落入原告专利权保护范围。当然,进行技术特征比对,首先要界定原告专利权的保护范围。[28]对于专利权的保护范围,《专利法》59条第1款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称“《专利司法解释》”)第2条规定:“人民法院应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”这两个条文为法院如何确定专利保护范围提供了依据。专利权保护范围取决于专利权利要求的内容,而对于权利要求内容的确定,人民法院要结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解来确定。

我国法律并没有特别规定功能性限定装置权利要求保护范围的确定,但鉴于功能性限定装置权利要求也是功能性限定权利要求的一种,所以适用于针对功能性限定权利要求保护范围的规定。功能性限定权利要求记载的技术特征不是采用结构特征或者方法步骤特征来限定发明,而是采用零部件或者步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果来限定发明。[29]仅仅从权利要求书中对功能性限定技术特征的描述出发是难以确定技术特征的内容的,还需要结合说明书和附图的记载的具体实施方式来确定,也就是《专利司法解释》第4条的规定:“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。”专利说明书和附图的具体实施方式是确定功能性限定权利要求内容的决定性因素。专利说明书中记载的具体实施方式实际上限定了权利要求的保护范围,避免对任何能够实现专利功能的方法手段都予以保护,而仅仅保护说明书中公开的具体实施方式及等同方式。因此,说明书中是否记载了功能的具体实施方式将直接影响到功能性限定技术特征的认定,进而影响专利保护范围的确定。然而,《专利司法解释》第4条并没有对怎样判断“具体实施方式”作进一步解释。

2.美国相关规定

美国专利法允许的权利要求撰写方式有很多种,其中“手段加功能权利要求”(means-plus-function claims)与我国《审查指南》允许软件专利采用的功能性限定装置权利要求最接近。

1946年,美国最高法院在Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker(“Halliburton) 案的判决中禁止以功能性的方式对权利要求的新颖性部分进行描述。[30]但是在六年后,国会通过1952年专利法案》第112条(c)款推翻了最高法院在Halliburton一案中的意见,允许以实现的功能来描述权利要求中的要素。现在,这种手段加功能权利要求体现在《美国专利法》第112条(f)款:

“一项组合权利要求的要素可以被描述为一种能够实现特定功能的装置或者步骤,而不需要记载其结构、材料或者动作来支持对该要素的描述,这种权利要求的范围应当被解释为覆盖说明书中所记载的相应结构、材料或者动作及其等同内容。”[31]

由此条款可以看出,只要在说明书中充分记载了与权利要求中描述的功能相对应的结构,一项“手段加功能”的权利要求是允许的。但是,第112条(f款对于这种“手段加功能”权利要求的保护范围的确定有严格的要求,只覆盖了说明书中记载的装置的相应结构及其等同内容,从而避免对一种纯功能性装置进行保护。

  (二)软件专利在此问题中的特殊性

    1.软件专利装置权利要求中对装置的“虚拟性”的理解

利用方法权利要求对软件进行保护是一种最常见的方式,因为软件专利要保护的就是软件的程序,即为了实现软件的功能所执行的方法步骤流程。然而,我国也允许通过产品权利要求的形式来对软件进行保护。《审查指南》第二部分第九章“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”第5.2节规定“涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求,也可以写成一种产品权利要求,即实现该方法的装置”。对于不涉及硬件改进的、仅涉及计算机程序改进的软件专利,《审查指南》5.2节还规定“如果全部以计算机程序流程为依据,按照与该计算机程序流程的步骤完全对应一致的方式,或者按照与反应该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式,撰写装置权利要求”,则这种装置权利要求的各组成部分应当理解为“实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块,由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架,而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置”。

上文已分析了根据撰写方式,“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”的涉案专利权利要7是一个功能性限定装置权利要求。根据上述《审查指南》的规定,该软件专利装置权利要求7的各个组成部分应当理解为实现权利要求2方法的功能模块,而权利要求7是一种实现权利要2中记载的解决方案的“功能模块构架”。涉案专利权利要求7要求保护的“装置”指的是一种根据说明书里的程序实现产品功能的功能模块构架,因而是一种虚拟的装置,不应该把这里的“装置”理解为一种“主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置”。这种装置的“虚拟性”体现在其本身并不存在物理结构,但这并不意味着其不能够通过硬件来实现,而是指在固化为固件或硬件之前不存在物理结构;同时,这种装置还可以通过软件或者软硬件结合的方式来实现,因此,这种虚拟装置的“物理结构”是不唯一的,不同的实现方式都可能改变其物理结构。

综上,在以软件而非硬件为创新点的专利申请中,往往既要求保护方法,又要求保护功能模块构架即装置。其撰写权利要求的方法是方法权利要求所定义的各个步骤与说明书及附图所记载的软件流程的步骤相对应,而装置权利要求所定义的各个装置则是与方法权利要求中所定义的各个步骤相对应。因此软件专利的装置权利要求通常采用“被配置为+执行某一步骤的功能或效果的限定方式,被认为是功能性限定装置权利要求。此外,由于软件装置的“虚拟性”,其技术特征无法用物理结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚,所以软件专利常采用功能性限定装置权利要求。

2.软件专利装置权利要求的实质

尽管虚拟装置权利要求形式上撰写成了产品权利要求,但其实质还是方法权利要求。

一方面,从技术创新的实质内容来看,真正的创新点在于软件流程。虚拟装置权利要求所保护的功能模块构架,一般是依附于半导体芯片实现其功能的。这些器件从微电子学角度看,是由大量的空间排布的逻辑单元体组成的。尽管这样的器件从一定程度上像是一种产品,但发明效果和功能的取得,是由计算机指令的数据所涉及的逻辑单元体进行有序地“0”或“1”的置位、复位实现的,离不开动作顺序的安排。也就是说是软件流程决定发明效果和功能,单纯的器件选择本身不会产生预期的发明效果。

另一方面,从《审查指南》的规定来看,虚拟装置权利要求是从计算机流程改写过来的,并且与计算机程序的各步骤完全对应一致。所以方法是计算机程序的本质,功能模块构架所表现的虚拟装置只能是计算机程序的表象,虚拟装置权利要求从本质上来说还是方法权利要求。[32]

那么,为什么要允许软件专利申请撰写装置权利要求呢?这是因为《专利法》第11条规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”对于方法专利,只有“使用”是实施了该专利。但对于涉及软件发明创造的产品,产品的销售商或进口商只是销售或进口产品,并没有拷贝软件程序,谈不上使用了专利方法,他们并不是软件的使用者,所以按照法律规定并不侵犯方法专利,而专利权人的损失却造成了。为了规制上述不合理的情况,以产品权利要求来保护软件,以追究销售商和进口商的侵权责任,正是《审查指南》第二部分第九章第5.2节规定允许软件专利申请采用产品权利要求的目的所在。

3.我国对软件专利功能性限定装置权利要求的特殊规定

我国《专利法》和《专利司法解释》并没有对软件专利作出特别规定。对于软件专利的特殊规定主要体现在《审查指南》中。《审查指南》2部分第9章第5.1条要求“计算机程序的发明专利说明书必须清楚、完整地描述计算机程序的设计构思及技术特征以及达到技术效果的实施方式。说明书附图中应当给出计算机程序的主要流程图。说明书中应当以所给出的计算机程序流程为基础,按照该流程的时间顺序,以自然语言对该计算机程序的各步骤进行描述。说明书对该计算机程序主要技术特征的描述程度应当以本领域的技术人员能够根据说明书所记载的流程图及其说明编制出能够达到所述技术效果的计算机程序为准。不需要提交全部计算机源程序”。《审查指南》第二部分第四章2.4条的规定,“所属技术领域的技术人员”是指一种假设的“人”,假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,但他不具有创造能力。

由此可见,在软件专利申请环节中,《审查指南》要求软件专利的说明书必须给出其程序的主要流程图,并以本领域的技术人员能够根据说明书所记载的流程图及其说明编制出能够达到所述技术效果的软件为准,但并不需要写出软件的源程序。

然而,《审查指南》第2部分第9章第5.1规定的软件专利的说明书的撰写的要求是针对所有类型的权利要求而言的,无论是否以功能性限定装置权利要求撰写,软件专利的说明书都必须满足该最低条件。所以并不能以《审查指南》这一规定作为细化如何判断软件专利功能性限定装置权利要求的“具体实施方式”的标准。此外,由于《审查指南》仅是部门规章,法院并不必然要依据其进行司法审判,只是参照其规定。所以法院在软件专利纠纷中确定起保护范围时并没有针对软件专利的法律依据可循。

4.美国对于软件专利的“手段加功能”权利要求保护范围的确定

正如前文所述,《美国专利法》112条(f款规定“手段加功能”权利要求要依据说明书中记载的装置的相应结构及其等同内容来确定,从而避免对一种纯功能性装置进行保护。 具体就软件专利而言,说明书中也要充分描述实现权利要求中记载的功能的相应结构。

1)对说明书中是否记载了相应结构的判断

最初In re Trovato案中,美国联邦巡回上诉法院认为对于一个计算机程序的手段加功能权利要求,说明书中需要记载的相应结构是其物理结构(physical structure)。[33]然而在In re Alappat案中,联邦巡回上诉法院又推翻了其在In re Trovato案的判决,认为说明书需要记载的相应结构不是物理结构。[34]该案中,联邦巡回上诉法院认为说明书要记载的计算机程序中至关重要的结构并不是一个通用计算机,而是一个把通用计算机变成一个专用计算机的程序设计。WMS Gaming v. International Game Technology案(WMS Gaming)是针对软件专利的“手段加功能”权利要求保护范围的确定问题作出明确回答的一个重要判例。[35]涉案专利是被称为“利用随机数字产生器选择转盘停止位置的电子游戏装置”,运用于通常称为“老虎机”的赌具中。发明采用微处理器或计算机来控制产生随机数字。微处理器或计算机则需要运行具有特定算法的程序才能实现产生随机数字的特殊功能。该专利在权利要求中使用了“分配……的装置”的描述。同时,专利权所有人在说明书中以流程图的形式公布了一个控制“老虎机”上的每个转盘停止位置所分配到的数字的算法。联邦地区法院把权利要求中的“分配……的装置”解释为包括任何可以实现该分配功能的“表格、公式或算法”。联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的判决,认为联邦地区法院错在“没有把权利要求的范围限制在说明书中记载的算法中”,这将使得保护范围扩大到任何实现该功能的方法,而这与专利法112条的规定是不符的。联邦巡回上诉法院认为对于微处理器或计算机所执行软件功能的一般性陈述,并不构成对该功能特征的结构进行了充分的描述,实现软件功能的算法才是该功能特征相应的具体结构;如果在说明书中只是简单地提及了实现权利要求中功能性特征功能的软件,而没有描述该软件如何实现其功能,也就是说没有披露实现相应软件功能的算法,相应权利要求就是不明确的。实际上,联邦巡回上诉法院肯定了其In re Alappat案中的裁决,重申在说明书中要记载的相应结构不能仅仅是一个计算机,而是创造一个专用计算机的程序设计。法院认为,“一个通用计算机或者微处理器一旦被编程来执行某个算法,就成为了一个新机器”;这个“新机器”是受到算法的限制的,“一个被编程来执行某一算法的微处理器的结构受到了记载的算法的限制,因为执行该算法的软件程序的指令改变了装置的电路从而改变了一个通用计算机的结构”。所以,计算机程序的手段加功能权利要求的保护范围受到说明书记载的相应结构及其等同物的限制,而这个相应结构就是程序的算法。

同样的结果也出现在之后Aristocrat Technologies Australia v. International Game Technology案中。[36]涉案专利权利要求中描述了一个游戏控制装置。专利权利人称对于手段加功能权利要求,要在说明书中记载的相应结构是任何进行过合适的编程的标准微处理器,并认为其在说明书中已经充分记载了算法,不需要更详细。联邦巡回上诉法院则认为原告公布的被其称为算法的数学公式只是对功能效果的重述,并不是详细说明了实现功能的步骤的算法,所以不能看做相应结构。法院依据WMS Gaming案中法院的观点,即根据专利法第112条(f)款撰写的手段加功能权利要求中描述的通过计算机执行的功能,其相应的结构是在说明书中记载的算法,认为由于在说明书中没有记载涉案专利的算法,该手段加功能权利要求因缺乏充分的结构支持,因为不确定性而无效。法院还进一步说明,说明书中记载的算法只要使本领域普通技术人员明白权利要求确定的范围就可以了,并不是要求说明书要公布软件的源代码

联邦巡回上诉法院在Aristocrat Technologies Australia案中还涉及到另一个重要的问题。[37]原告Aristocrat公司主张证据证明一个本领域普通技术人员在阅读说明书后可以实施该专利,那么就说明手段加功能权利要求的说明书中充分记载了功能相应的结构。然而,法院认为这种观点混淆了《专利法》第112条(a)款针对说明书公开内容的可实施性要求enablement requirement)和第112条(f)款。第112条(a)款只要求说明书公开足够的信息使得专利具有可实施性。而第112条(f)款要求说明书公开相应结构以限制手段加功能权利要求的保护范围,避免对纯功能性权利要求进行保护,二者的目的和作用都是不同的。[38]确定手段加功能权利要求的说明书不仅仅要满足可实施性要求,还要充分记载了相应的结构使权利要求的范围确定。虽然说明书记载的算法是否充分必须根据本领域普通技术人员的理解去判断,但当说明书中根本没有记载相应的结构即算法时,并不能以本领域普通技术人员能够根据说明书实施专利来论证满足第112条(f)款的要求法院应当考虑的是本领域普通技术人员是否把说明书的记载理解为已公布了相应结构,而非简单地考虑说明书能否让本领域普通技术人员实施该专利。也就是说,法院不允许利用本领域普通技术人员针对说明书之外的其他知识来补充甚至创造一个说明书并没有记载的结构。

Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc.案中,联邦巡回上诉法院也进一步解释到:本领域普通技术人员在阅读说明书后能够通过不同的方式实现描述的功能正是为什么法律要求手段加功能权利要求必须要在说明书中公布相应的结构。原告没有描述其是通过何种方法来使访问控制管理器创造一个访问控制列表,原告试图使所有能实现功能的方法都落入保护范围,而专利法第112条(f)款正是要避免纯功能性权利要求。[39]

美国判例中对于软件专利案件中的本领域普通技术人员的定义体现在AllVoice Computing v. Nuance Communications案中。[40]联邦巡回上诉法院认为本领域普通技术人员指的是在本软件专业领域有学位以及有两到三年的编程经验的人

由上述判例可知,以手段加功能撰写的软件权利要求,应当在说明书中公布的相应结构是软件的算法,而不是运行软件的通用计算机等物理结构。由于软件专利的创新点在于程序设计,而其应用于实现软件功能的装置上的通用计算机或者硬件都是一些现有技术,所以保护范围被限定在说明书记载的算法对应的程序上,是有理有据的。此外,判断说明书是否记载了相应的结构是站在本领域普通技术人员的角度来看的,即其是否把说明书理解为包括了实现权利要求中描述的功能的相应算法。

2)对说明书中记载的相应结构是否充分的判断

这个问题在软件专利中是非常突出的,因为知识产权是无形的,并不像不动产一样很容易看得出保护的界限。因此,希望有一个标准使得软件专利的保护范围像不动产所有权保护范围一样清晰是不现实的。

算法是一组可以解决一个逻辑或数学问题或者执行一项任务的步骤的有限序列。[41]算法中的每一个步骤实际上能进一步分解成更基础更详细的步骤序列,所以算法有许多个“抽象层”。基于抽象程序的不同,算法可以通过不同的方法来描述。抽象到最高程度的方法就是描述程序的功能,而最具体的描述就是公布程序源代码,介于中间的则比如采用数据流程图和数学公式。根据美国判例可知,专利权所有人不需要公布软件的具体公式或者源代码,但同时也不允许只描述软件的功能。此外,实现一个功能的算法的实施方式也可以完全不同。正是由于算法的多个“抽象层”和多种实施方式,并非只有单一的一种算法能够成为权利要求描述的功能的相应结构。那么,说明书记载的算法要具体到何种程度才能使权利要求的保护范围确定呢?

《美国专利法》第112条(f)款的基础是第112条(b款规定的“确定性要求”definiteness requirement)。第112条(b款规定说明书应当以一项或多项权利要求作为结束,且每个权利要求中必须具体并且清楚地说明所要求保护的客体,亦即被发明人视为其发明创造的内容。”第112条(f款提供的是解释手段加功能权利要求的规则,假设没有该解释规则,一个纯功能性权利要求将会因为不满足“确定性要求”而无效。只有当权利要求经解释后满足112条(b)款规定的“确定性”要求时才是有效的。因此,说明书中记载的软件专利算法的抽象程度必须要以第112条(b款为标准。那么,是从谁的角度来判断一项权利要求是否满足了法条所要求的“具体”和“清楚”呢?这个出发点就是假想的本领域普通技术人员。[42]所以,第112条(b款要求权利要求必须具体并且清楚地说明所要求保护的客体,以至于使得本领域普通技术人员结合说明书阅读权利要求后能够明白所要求保护的范围。[43]

3)对美国相关立法和司法实践的总结

由美国上述立法和判例可知,认定软件专利的“手段加功能”权利要求保护范围时,法官首先应当站在本领域普通技术人员的角度来看其是否把说明书理解为记载了实现权利要求中描述的功能的相应算法。需要注意的是,法官应该考虑的是本领域普通技术人员是否能够理解并认为说明书中本身记载了实现权利要求所描述的功能的相应程序算法,而不是考虑本领域普通技术人员利用了说明书以外的知识能否实施该算法。然后,法官要进一步判断说明书所公开的相应结构即算法是否充分,只要本领域普通技术人员通过说明书公布的算法可以知道权利要求的界限,区分哪些是该算法覆盖的软件哪些不是,则说明书满足了第112条(b)款规定的“确定性”要求,因而记载的相应结构是充分的。当说明书充分记载了权利要求中描述功能的相应算法时,软件专利的手段加功能权利要求的保护范围就是确定的。

(三)美国判例对中国司法审判的借鉴意义

在“诺基亚诉华勤软件专利侵权纠纷案”两审法院均认为以“被配置为”的开头撰写的权利要求,应当要求原告进一步说明“被配置为”的具体实施方式,以明确原告除了在方法上对现有技术作出了贡献之外,在装置上相对于现有装置的技术贡献何在,否则就是给予一种纯功能限定的装置予以了保护。由于说明书和附图多数涉及的是方法、步骤或者功能,而缺乏对装置本身的描述,法院并没有在说明书中发现关于权利要求7要求保护的装置本身如何“被配置为”的具体实施方式,所以涉案专利保护范围不明确。

法院强调说明书要对装置本身进行描述,似乎认为装置是一个有额外创新点的硬件或软硬结合的实体装置,要求权利人在说明书中公布这种装置的具体结构。然而,诺基亚“选择数据传送方法”发明专利的创造性体现在软件而非硬件上,而选择方法权利要求还是装置权利要求,实际上只是表述方式不同,采用装置权利要求撰写并不代表申请人认为该软件还有硬件上的创新,其技术贡献都是软件的程序设计即方法。权利要求7是功能性限定装置权利要求,根据《审查指南》的规定,其不应当被理解为实体装置,而是一个虚拟装置。对于这样一个装置配置本身无创新点的虚拟装置,法院要求说明书中记载装置本身的实施方式,既无必要,也提出了比《审查指南》更高的标准[44],使得一个有效的专利在司法侵权纠纷中无法得到保护。

根据美国《专利法》第112条(f款和相关判例,如果软件专利采用手段加功能权利要求,则保护范围覆盖了说明书中公布的算法和等同物,因为装置实际上是虚拟的,装置本身并无创新点,软件专利的技术贡献在于其算法的创新。所以当说明书公布算法,根据算法来确定保护范围,并不会给一种纯功能限定的装置予以保护。而算法公布的程度是否充分,则要以本领域普通技术人员是否能够根据公布的算法确定权利要求的保护范围为判断依据。我国应当借鉴美国司法判例的做法,把软件专利的装置权利要求中的“装置”理解为虚拟装置,把“说明书中的具体实施方式”理解为能够使本领域普通技术人员明白权利要求的保护范围的软件算法,来判断功能性限定装置权利要求的保护范围是否确定,以避免使得一个有效的软件专利在侵权纠纷中因为无法满足司法审判对说明书的更高要求而无法得到司法保护的困境。


*组长阳洋,副组长李文静,组员赵越、窦靖超、刘新民、高瞻、夏乐、高翠美、陈震、季玉杰。

[1]2011)沪一中民五(知)初字第47号。

[2]2013)沪高民三(知)终字第96号。

[3]苏志国,孙茂宇,安晶:从诺基亚诉华勤案看我国软件专利的司法保护,载《中国发明与专利》,2014年第2

[4]尹新天:《专利权的保护(第二版)》,知识产权出版社,20054月版,第321页。

[5]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第2条规定,人民法院应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。

[6]该专利权利要求7的内容为:如权利要求6所述的终端设备,其特征在于:所述终端设备被配置为:将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器;所述终端设备被配置为:基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择,将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序;以及所述终端设备被配置为:根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议,将所述消息传送到电信网络。

[7]权利要求7的内容见注释6,权利要求2的内容为:如权利要求1所述的方法,其特征在于:将所述方法应用于终端设备中用于输入消息的消息编辑器;基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择,将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序;以及根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议,将所述消息传送到电信网络。

[8]苏志国,孙茂宇,安晶:从诺基亚诉华勤案看我国软件专利的司法保护,载《中国发明与专利》,2014年第2期。

[9]329 U.S. 11946

[10] An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

[11]See35 U.S.C. § 112(providing the statutory basis from which suchclaims are governed).

[12]See35 U.S.C. § 112 (illustrating that functionalclaim refers to elements of theclaim rather than the wholeclaim in its entirety).

[13]See In reHyatt, 708 F.2d 712, 713-14 (Fed. Cir. 1983) (discussing that the Board quoted a portion of Federico when it found that there was an implied prohibition against single means claims in§ 112).

[14]Single Means Claim,指一项权利声明中仅有一种实施手段。

[15] Seeid. at 715 (reiterating the requirement a claim drafted in a means-plus-function format be drawn to a combination).

[16] SeeHyatt, 708 F.2d at 715 (offering the court's opinion on how a single means claim does not imply the claim to be enabled).

[17]Seeid. at 713 (defining a single means claim); supra note 31 (interpreting the language of the statute as possibly enabling a single means claim).

[18] See35 U.S.C. § 112 ¶ 6 (justifying the validity of a single means claim using§ 112).

[20] SeeO.I. Corp. 115 F.3d at 1582-83 (describing judicial statutory interpretation of ‘steps' and ‘acts' as they relate to structural elements and implementation); see also Tobi C. Clinton,Infringement and Software Claimed Under 35 U.S.C. § 112, ¶ 6: Software Function Is the Important Part, 5 VA. J.L. & TECH. 4, 15 (2000) (noting that the interpretation of “steps” and “acts” is consistent with the established correlation between means and structure).

[21]CompareMasco Corp., 303 F.3d at 1327 (determining that no step-plus-function element existed), withAristocrat Techs. Australia PTY Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1328, 1333 (Fed. Cir. 2008) (analyzing a means-plus function claim issue).

[22]张鹏:功能性限定权利要求认定与解释的制度完善,载《电子知识产权》,2013年第8期,第38-43页。

[23]See, e.g.,Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 535-36 (1966) (setting forth that if a functional claim element encompasses the aspect of the invention's utility that signals uniqueness, the statutory requirement is fulfilled).

[24] See35 U.S.C. § 101 (2006) (mandating that the invention be new and useful);35 U.S.C. § 112 ¶ 1 (stating disclosure requirements.)

[25]See35 U.S.C. § 112 ¶ 1 (declaring disclosure requirements).

[26] Mangosoft, Inc. v. Oracle Corp.482 F.Supp.2d 179D.N.H.,2007. March 28, 2007

[27]一种分布式共享存储器系统。描述了计算机系统,该计算机系统包括通过网络连接链接起来的计算机组,亦称为集群计算机集群。在集群中的每个计算机或节点管理其拥有的存储器(易失性和非易失性),发明使得这些存储器可以被集群中的其他节点获取。

[28]参见诺基亚诉华勤案一审判决书,上海市第一中级人民法院,(2011)沪一中民五()初字第47号。

[29]尹新天,专利权的保护[M],北京:知识产权出版社,2005年,第312页。

[30] Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker329 U.S. 11946

[31]参见[] J.M.穆勒著,沈超等译,《专利法》(第3版),知识产权出版社,20138月第1版,第80页。

[32]牟永林:《虚拟装置权利要求维权中的法律问题》,2013年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文汇编第四部分,2013年。

[34] In re Alappat,,33 F.3d. 1526, at 1545(Fed. Cir. 1994)

[35] WMS Gaming v. International Game Technology,184 F.3d 1339 (Fed. Cir. 1999)

[36] Aristocrat Technologies Australia v. International Game Technology, 521 F.3d 1328, at 1333 (Fed. Cir. 2008)

[37] Aristocrat Technologies Australia v. International Game Technology, 521 F.3d 1328, at 1336 (Fed. Cir. 2008)

[38]参见[] J.M.穆勒著,沈超等译,《专利法》(第3版),知识产权出版社2013年版,第61页,第95页。

[41]参见《微软计算机专业词典(1999)》,第19页。

[42] [] J.M.穆勒著,沈超等译,《专利法》(第3版),知识产权出版社2013年版,第63页。

[44]《审查指南》第二部分第九章第5.1节规定的“涉及计算机程序的发明专利申请的说明书必须清楚、完整地描述计算机程序的设计构思及其技术特征以及达到其技术效果的实施方式;说明书附图中应当给出该计算机程序的主要流程图。”