复旦大学知识产权研究中心

 

“专利纠纷解决的新问题及比较研究”

 

 

高层研讨会 资料

  

    2008年12月12日

 

 

   目录

 

 

一、递交论文

1. 论单方拒绝专利许可的纠纷解决                                                                张乃根 2

2.“单方拒绝专利许可”的反垄断法问题

——美国的典型案例和反托拉斯机构最新执法政策             吕炳斌 7

3. 中美专利诉讼制度比较                                    徐家力 14

4. 专利权滥用的法律规制模式——对美国实践的批判与借鉴        徐棣枫 27

5. 对［专利法第六十三条第一款（四）］

——“专为科学研究和实验而使用有关专利的”的再思考      孙爱民 36

6. 专利间接侵权中的引诱侵权问题（提纲）                                              李澜   39

7. 新产品制造方法专利的举证责任研究                                                       朱妙春 41

8. 关于生物医药领域申请专利注意事项探讨                                              林松  44

9. 控制专利纠纷的根本在于专利制度的完善

——新职务发明制度的构想                                                               何敏 49

 

 

 

 

二、发言提纲                                            

说明： 本资料仅供会议交流，未经作者、发言人许可，请勿复制或公开引用。

 

 

论单方拒绝专利许可的纠纷解决

                                                            张乃根

 

“单方拒绝专利许可”（unilateral refusals to license patents）[1]是引起专利纠纷的重要诱因之一，也是与知识产权滥用密切相关的一个重大问题。在发达国家或地区，这早已成为围绕专利诉讼或颁发强制许可使用专利而展开的争议问题，并在近年来随着高新技术的迅速发展与市场竞争的愈加激烈，变得越来越重要。2007年4月，美国司法部与联邦贸易委员会发布的《反托拉斯法实施与知识产权：促进创新与竞争》报告首先所罗列的就是关于专利许可的战略运用与单方拒绝许可的反垄断问题。[2] 我国第一部《反垄断法》自2008年8月1日起施行，该法第55条明确“滥用知识产权，排除、限制竞争的行为”将受到规制。[3]即将由全国人大常委会通过的《专利法》修正案第49条第（二）款规定“专利权人行使其专利权的行为经司法、行政程序确定为排除、限制竞争的行为的”，可颁布强制许可。[4] 可是，我国尚无认定包括滥用专利权在内的，“排除、限制竞争的行为”的指南。[5]“单方拒绝专利许可”是否，抑或在什么条件下构成“排除、限制竞争的行为”？很值得研究。

 

一．          美国在单方拒绝专利许可的纠纷解决方面的做法

美国《专利法》（1988年修订）第271节（d）款规定：“不得以专利权人从事下列一项或多项行为而否定其补救侵犯或连带侵犯其专利的权利，或被认定为误用或非法扩大其专利权：……（4）拒绝许可或使用该专利的任何权利”。[6] 美国最高法院在“伊利诺斯工具设备公司诉独立墨盒公司”案[7]中指出：“该1988年修订案未明确涉及反托拉斯法”。[8] 上述《反托拉斯法实施与知识产权：促进创新与竞争》报告也认为：“第271节（d）款（4）项未明确涉及单方和无条件的拒绝许可将引起反托拉斯的责任。该条款也许是国会旨在说明专利权的性质。但是，在[反托拉斯法执行]机构看来，该立法对此类拒绝许可的行为也未创设反托拉斯的豁免。”[9]

值得留意的是，美国《专利法》第271节（d）款（4）项使用的“误用”（misuse），而非“滥用”（abuse）。其法理渊源来自“误用理论”（misuse doctrine）。“在涉及反托拉斯论证的早期美国专利案件及有些国家的强制许可规定中，人们可以普遍地发现，强调知识产权领域中保护范围的该理论之最早运用。在美国，涉及‘对知识产权的固有权利’问题的判例，后来演变为知识产权滥用理论。”[10] 该款项强调“拒绝许可或使用该专利的任何权利”是专利权本身固有的排他权，因此，不能仅以专利权人的单方拒绝许可而认定其误用或非法扩大其专利权。

然而，如果此类单方拒绝许可导致对贸易的限制，则可能引起反托拉斯的责任。美国最高法院早在1917年“电影专利公司诉宇宙制片厂”案中就指出，本法院不实施对专利使用的限制，因为实施此类限制就会创设“影片的制作与利用方面的一个垄断，从而偏离我们已解释的专利以及专利法”。[11] 这一原则在该法院“莫顿食盐公司诉G..S.萨平格公司”案得到了经典的论述：“授予发明人专利专利垄断的特权，是贯彻由美国宪法和法律采纳的一项公共政策。但是，将发明包括在授权垄断范围内的公共政策，排除了所有该发明不包括的东西。同样，该政策禁止利用专利来保障未经该专利局授予的独占权或有限垄断，因为这种保障与上述公共政策是相抵触的。”[12] 上述《反托拉斯法实施与知识产权：促进创新与竞争》报告援引了经由“电影专利公司诉宇宙制片厂”案确定，并由一系列美国最高法院判例坚持的原则，即，“超出仅仅是[单方]拒绝的行为也许会引起反托拉斯法所要求的审查”。[13]

在美国联邦法院，依据《谢尔曼法》第2条判断某一垄断行为时，适用所谓“必要设施”（essential facilities）原则。在“水獭尾电力公司诉美国”案中，美国最高法院裁定该公司利用其垄断性供电的基础设施，拒绝交易，阻止其他公司与其竞争，构成垄断行为。[14] 这一原则是“要追究那些控制了某必要设施，但拒绝第二家公司（该公司必须获得该必要设施以便与第一家展开竞争）以合理的价格获得该产品或服务的责任”。[15] 尽管美国的法院没有在任何一个判例中明确地断言知识产权可以构成一项“必要设施”，从而可以授予强制许可，但是，关于垄断企业拒绝交易或有条件地拒绝交易其独占的知识产权（尤其是专利）的问题，依然是美国诉讼和辩论的话题。

可见，美国在单方拒绝专利许可的纠纷解决方面的做法是：拒绝交易本身并不构成“排除、限制竞争的行为”，只有附加限制贸易的有条件拒绝交易行为，才可能引起反托拉斯的责任，至于“必要设施”原则尚未在单方拒绝许可的纠纷解决实践中得到明确适用。

 

二．          欧盟在单方拒绝专利许可的纠纷解决方面的做法

《欧共体条约》第81条（禁止企业通过协议来限制竞争的行为）和第82条（禁止企业单方面的或其他的滥用市场支配地位的行为）是欧盟竞争法的主要规定。[16]其中，第82条是在欧盟范围内解决单方拒绝专利许可纠纷的基本法。该条规定如下：

“在共同市场或共同市场的某实质部分内，一个或多个拥有支配地位的企业，滥用其支配地位均应予以禁止，因为这与共同市场不符，只要可能影响成员国间贸易。

这种滥用特别可能由如下行为构成：

（a）直接地或间接地设置不公平的购买或销售价格，或其他不公平贸易条件；

（b）限制生产、市场或技术发展，造成对消费者的损害；

（c）对实质相同的贸易伙伴适用不同条件，使其处于不利的竞争地位；

（d）缔结合同附加要求他方承担就性质或按商业惯例与该合同无关的条件。”[17]

1988年，欧洲法院在两起重要案件[18]中判定：知识产权所有人拒绝许可的自由是该权利的核心，因而拒绝许可本不构成抵触第82条，如果存在“其他滥用行为”，譬如拒绝提供给独立维修者所需的零部件，或停止供应依然普遍使用的汽车式样的零部件，或对此类零部件要价过高，才可能构成滥用。[19] 这与上述美国司法实践中坚持的原则是一致的。

在1995年的一起颁布强制许可的重大案件[20]中，欧洲法院一方面重申正常的单方拒绝许可适用知识产权是合法的，另一方面判定该案中的两家电视台公司拒绝将其每周电视节目单的版权许可给一家电视新闻杂志，违反了《欧共体条约》第82条（b）款。该判决的理由如下：（1）对于涵盖所有电视频道的综合电视节目指南制作而言，该节目单的信息是必不可少的，某一新的产品显然不能满足消费者的需要；（2）电视台公司拒绝提供必要的信息，构成对不同的电视节目杂志市场之垄断；（3）这种拒绝没有任何客观的正当理由。该案实际上涉及了“必要设施”和“损害消费者利益”的问题。

就“必要设施”而言，电视台公司在提供电视节目信息方面拥有市场支配地位。这类信息对于电视节目杂志的下游市场竞争者来说，是“必要设施”，因为不可能有其他此类必要产品或服务的替代信息渠道。同时，电视台公司滥用其提供节目信息的市场支配地位，将会损害普通的消费者利益，从而直接抵触《欧共体条约》第82条（b）款。

欧洲法院在该案中特别强调：拥有市场支配地位与拒绝交易一样，本身并不构成抵触第82条，只有在发生“其他滥用行为”（additional abusive conduct）时，才会构成非法的垄断行为。“其他滥用行为”必须是本身被认定为与第82条相抵触，且与拒绝交易直接相关，否则就是“分开的滥用”（a separated abuse）。[21]

可见，在欧盟的司法实践中，尽管拒绝交易本身也并不违法，但是，在涉及“必要设施”的滥用市场支配地位，或存在与拒绝交易直接有关的“其他滥用行为”时，单方拒绝专利许可将构成非法垄断行为。

 

三．          与单方拒绝专利许可有关的国际条约规定

现有的任何国际知识产权条约均无明确涉及单方拒绝专利许可的规定，但是，确有如下相关的规定：

《保护工业产权巴黎公约》（1967年）（简称《巴黎公约》）第5条A款（2）项规定：“本联盟各国都有权采取立法措施规定采取强制许可，以防止由于行使专利所赋予的专有权而可能产生的滥用，例如：不实施。”[22]

尽管该条款规定可颁布强制许可的原因不是单方拒绝专利许可，但是，由于在单方拒绝专利许可构成滥用知识产权的情况下，国家颁布强制许可使用该专利，确是完全可能的。因此，该条款以举例方式说明防止滥用专利权的必要性，从根本上说，其立法原则是完全适用于单方拒绝专利许可。

特别值得重视的是，世界贸易组织（WTO）的《与贸易有关的知识产权协议》（简称TRIPS协议）第2条第1款规定：“就本协议第二编、第三编和第四编而言，成员们应遵守《巴黎公约》（1967年）第1条至第12条及第19条。”[23] 其中包括上述第5条A款（2）项，因此，采取立法措施规制单方拒绝专利许可，应是包括中国在内的所有WTO成员应尽的国际义务。

TRIPS协议第40条规定：“1. 成员们一致认为，有些与知识产权有关的，限制禁止的许做法或条件，可对贸易产生消极作用，并妨碍技术的转让和传播。2. 本协议任何规定均不应阻止成员们在其立法具体规定，在特定情况下可构成滥用知识产权，对相关市场具有不利影响的许可做法和条件。”[24] 该第40条第1款授权WTO各成员自行立法规制滥用知识产权的做法。尽管如同《巴黎公约》第5条A款（2）项，该第40条第2款也未举例单方拒绝专利许可的做法，但是，同样地，该条款的原则也适用于规制单方拒绝专利许可，如果这种做法构成了滥用知识产权的行为。

 

四．          我国规制单方拒绝专利许可的指南建议

刚刚实施不久的《反垄断法》既是我国改革开放30年后为适应全球化条件下的市场经济需要而采取的重大立法措施，也是为了履行TRIPS协议规定各成员应尽的国际义务，在该协议授权范围内，自行立法规制包括滥用知识产权的行为。《反垄断法》第55条是规制包括单方拒绝专利许可在内的各种可能“排除、限制竞争的行为”之基本法。如何根据我国作为发展中的贸易大国这一国情，实施该第55条，尽早制定有关指南，是一项十分重要和紧迫的工作。

现行《专利法》第六章专利实施的强制许可条件包括：“具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利，而未能在合理长的时间内获得这种许可时”（第48条）。这是基于商业原因而颁布的强制许可实施专利。2001年7月1日起实施的《专利法实施条例》和2003年7月15日起施行的《专利实施强制许可办法》，均具体规定了此类强制许可的申请及颁布程序。由于迄今我国尚无颁布任何此类强制许可，因此，难以了解“未能在合理长的时间内获得这种许可”是否包括单方拒绝专利许可？如上文所提及，将要通过的新《专利法》第49条（二）款根据《反垄断法》第55条，规定“专利权人行使其专利权的行为，经司法程序或行政程序确定为排除、限制竞争的行为的”，可颁布强制许可。该条款原则上应适用于构成“排除、限制竞争的行为的”单方拒绝专利许可。

在《反垄断法》颁布实施之前，我国《合同法》第329条早已规定“非法垄断技术、妨碍技术进步”的技术合同无效，最高人民法院有关司法解释相应地具体规定6种此类无效合同。[25]，这类无效合同均包含滥用知识产权的行为。虽然，这些行为本身均不是拒绝交易，但是假如这些行为构成与拒绝交易有关的条件，那么在这种情况下，单方拒绝专利许可就应认定为“排除、限制竞争的行为”。我国《外贸法》第30条根据TRIPS协议第40条第2款规定了有关知识产权许可协议中的反竞争做法。《技术进出口管理条例》第29条也规定了一系列受管制的限制竞争行为。

因此，本文建议在制定实施《反垄断法》第55条的有关知识产权执行指南，应充分吸取发达国家和地区已有的经验，将与上述《合同法》及其司法解释和《外贸法》及其《技术进出口管理条例》的有关“非法垄断技术、妨碍技术进步”或有关知识产权许可协议中的反竞争做法，列为与单方拒绝专利许可有关的条件。只要涉及此类条件的拒绝交易，原则上均应认定为“排除、限制竞争的行为”。至于“必要设施”原则，本文也建议作为可灵活适用的原则，在有关指南中予以明确。

 

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