复旦大学知识产权研究中心承担课题

 

          2008年专利法的司法实施新问题

 

 

 

 

 

                 课题组指导：    张乃根教授

课题组组长:      王晓廷

报告撰写者:      王晓廷   宋亚真   王欣

             李维佳   秦菀

 

 

 

概述

 

根据复旦大学知识产权研究中心课题组对上海市、江苏省、浙江省、北京市、广东省高级人民法院和中级人民法院以及最高人民法院自2009年以来适用2008年新专利法及实施细则与2009年司法解释等规范性文件的判例调研，针对司法实践中的新问题，作如下初步分析。

 

一、调研的判例概况 

课题组查阅了在“中国知识产权裁判文书网”<http://ipr.court.gov.cn/>上已公布的2009年1月至2012年4月的3950件专利案件，其中上海市204件，江苏省2221件，浙江省934件，北京市264件，广东省258件，最高人民法院69件。其中，判决结案共748件（上述省市及最高人民法院依次为91、221、55、181、198、2件)，适用新法共120件（上述省市及最高人民法院依次为32、17、15、40、16件），涉外案件53件（上述省市依次为19、3、3、25、3，未查到最高人民法院）。课题组对判决结案的文书进行了重点调研，按照发明、实用新型、外观设计的专利类型分类进行专题分析，并归纳其中存在的问题。

 

二、判例调研发现的问题 

1.     适用新法的条款。

专利法第11条第1款（发明和实用新型专利权项）、第11条第2款（外观设计专利权项）、第23条第4款（外观设计新颖性）、第59条第1款（发明和实用新型专利权保护范围）、第59条第2款（外观设计专利权保护范围）、第62条（现有技术抗辩）、第65条（侵权损害赔偿数额确定）、第70条（合法来源抗辩）；专利法实施细则第12条（利用单位条件界定）；司法解释第1条（专利权保护范围）、第5条（权利要求未记载不予保护）、第7条（全部技术特征等同原则）、第8条（外观设计用途相近原则）、第9条（外观设计用途相近的确定）、第11条（外观设计的整体视觉效果认定）、第14条第2款（外观设计侵权的相同认定）、第16条第1款（侵权获利确定）、第16条第2款（侵权产品属于零部件的赔偿确定），第17条（缺少新颖性确定）。

 

2.     涉外专利案件

涉外专利案件表现出了以下特点：绝大多数为外观设计专利纠纷，且涉案标的额较大；涉外案件的专利权人多为国际跨国公司，案件能否得到正确、及时处理，对关注我国投资环境的大量外国投资者有极大的影响；外方胜诉率和撤诉率较高。通过调解结案的案件仍占一部分比例，请求人美国3M公司诉中国当事方的呼吸保护器系列专利纠纷案件入选2011年上海保护知识产权十大经典案例之一。西点工程公司诉常熟市中诚五金家俱有限公司侵犯外观设计专利权纠纷系列案共涉及四个外观设计，通过四个案子进行诉讼，案情比较复杂，涉案金额和案件影响力都非常大。浙江省涉外专利案件中，“敖谦平诉飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司、宁波新亚文照明电器有限公司、宁波亚明照明电器有限公司侵害发明专利权纠纷案”入选2011年度浙江法院十大知识产权案例。北京地区也有较多涉外案件。其中，原告多为外方当事人，由于涉外专利案件通常为国际大公司，往往拥有驰名商标，其他公司可能将外国驰名商标的元素利用到本公司外观设计中。与此有关的案件有“路易威登马利蒂股份有限公司与王军”案，涉及到外观设计权利与在先注册的商标权相冲突的问题。广东省涉外专利案件也具有典型性，其中，上海益而益诉美国、法国、香港等地的当事人实用新型专利纠纷案件及日本本田诉力帆实业外观设计专利纠纷案件都入选广东省2011年十大知识产权典型案件。

 

3.     现有技术抗辩问题

上海的“建德市朝美日化有限公司与3M创新有限公司侵犯发明专利权纠纷案”（被告的现有技术抗辩不成立），“奥斯兰姆有限公司与上海宏源照明电器有限公司侵犯发明专利权纠纷案”（被告的现有技术抗辩成立）。江苏的“王炳南、溧阳市德申模具厂与储辰侵犯实用新型专利权纠纷案” （被告的现有技术抗辩不成立）。北京地区，在新专利法未颁布前，法院就采用了公知技术抗辩的说法来审理案件。如“施特里克斯有限公司与浙江家泰电器制造有限公司”案。新法施行后的案件，如“上海万盛保温容器有限公司与北京天意新商城市场有限公司、永康市天象工贸有限公司、胡俊峰”案，（被告的公知设计抗辩不成立）“陈云良与林作秋”案（被告的公知抗辩不成立）。现有技术的类推适用则体现在“原告邱则有诉被告上海灵拓建材有限公司等侵害发明专利权纠纷一案”（抵触申请抗辩的适用）和“杭州A制药有限公司诉深圳B药业有限公司、上海C药房有限公司侵犯发明专利权纠纷案”（被控侵权技术属于已被宣告无效之权利要求与公知常识的简单组合）方面。

现有设计（公知设计）抗辩则在新专利法实施前的判例中就得到了确立，在上海市高院的“上海佰达超市用品有限公司与上海尤宜福罗国际贸易有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案”（被控侵权产品的外观与公知设计的外观在整体视觉效果上相同或者相近似，则公知设计抗辩的主张成立）中得到确立。浙江省“上诉人叶节东因侵犯实用新型专利权纠纷一案”及“原告高勇为与被告葛宝顺、许益君侵犯发明专利权纠纷一案”（被告提出的现有技术抗辩不成立），“原告范立峰为与被告舟山市定海城东老人电器有限公司、上海小公主电器有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案”（被告的现有设计抗辩不成立）。广东省“佛山市嘉俊陶瓷诉广东东鹏陶瓷与广州天和家园建材、马杰华发明专利权纠纷案”（被告的现有技术抗辩不成立），“美的诉珠海格力、珠海泰峰电业发明专利权纠纷案”（被告的现有技术抗辩不成立)，“先歌国际影音(深圳)诉天工灯光、IAG澳门离岸商业服务有限公司、IAG公司深圳代表处发明专利权纠纷案件”（被告的现有技术抗辩不成立），“王宜波诉深圳市视宏电子科技有限公司外观设计专利权纠纷案件”（被告的公知设计抗辩不成立）。

 

4.     等同判断问题

上海的“圣戈班石膏建材有限公司系列案”（区别的非显而易见，等同成立）即体现相关判定。禁止反悔原则对等同原则的限定在司法实践中早有涉及，上海在“中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司实用新型专利侵权纠纷一案”（适用禁止反悔原则，不构成等同侵权）中驳回了上诉人诉讼请求。在江苏省高院受理的“北京周林频谱科技有限公司与卜冠电器（无锡）有限公司，上海德欣峰国际贸易有限公司、苏州康尔电子科技有限公司侵犯发明专利权纠纷案”（等同不成立），驳回上诉人的诉讼请求。浙江省“原告王瑾为与被告温州巨华轻质建材有限公司、中建五局第三建设有限公司、温州大西洋购物中心建设有限公司侵犯发明专利权纠纷一案”（有一个技术特征既不相同也不等同，不构成侵权），“上诉人叶节东因侵犯实用新型专利权纠纷一案”（两个区别点均包含创造性劳动，不属于等同特征），“上诉人上海莹冀精密工业有限公司因侵犯实用新型专利权纠纷一案”（三个区别点中有一个使用的技术手段不同，达到的效果也不尽相同）。北京市“北京万特福科技有限责任公司与北京科霖众医学技术研究所、徐屹、谢湘桂”案，最高院审理的“张建华与沈阳直连高层供暖技术有限公司、沈阳高联高层供暖联网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案”， 均涉及到：对于变劣技术方案，应当适用等同判断与专利产品进行比较。广东省“上海益而益诉迅城等公司实用新型专利侵权纠纷案”及“虹光诉啓富公司实用新型专利侵权纠纷案”(因被控侵权产品缺少涉案专利权利要求记载的两个技术特征)等同不成立。

 

5.     方法专利侵权问题

专利法司法解释实施的影响主要体现在原告是否要承担举证证明“新产品”的举证责任问题。上海在“宋建文与明导（上海）电子科技有限公司、上海贝尔股份有限公司侵犯发明专利权纠纷一案”（未适用新专利法司法解释, 未要求原告承担证明“新产品”的举证责任）和“3M公司诉浙江道明反光材料有限公司侵犯发明专利权纠纷案”（适用专利法司法解释，原告仍需举证证明涉案专利产品为“新产品”）中做法不同。江苏省高院受理的“侯君与博西华家用电器有限公司、博西家用电器（中国）有限公司侵犯专利权纠纷案”（原告不能证明涉案产品为新产品）。北京市的相关案例有“西安宏源视讯设备有限责任公司与北京华视中集数字系统科技有限公司”。

 

6.     职务发明创造问题

比较突出的问题是退休后返聘期间从事本职工作过程中作出的发明的专利申请权权属问题，上海的“中国石化集团上海工程有限公司与高煦专利申请权权属纠纷案”（专利申请权归单位）做出了相关明确。江苏省高院受理的“南京华韵建筑科技发展有限公司与陈信孚，曲萍专利申请权权属纠纷案”（职务发明不成立）。浙江省“原告浙江海力集团有限公司与被告衢州鸿通紧固件有限公司、周松发、徐海木专利权权属纠纷一案”，即是被告周松发、徐海木退职后1年内利用了原告单位的物质技术条件的发明创造。

 

7.     司法中心鉴定结论

法院普遍将其作为证据采纳，且证明力一般高于普通证据，但司法实践中仍存在推翻鉴定结论的案例。上海在“深圳矽感科技有限公司与上海向隆电子科技有限公司侵犯发明专利权纠纷一案”（解释方法确有不妥）推翻了相关鉴定结论。江苏省高院受理的“南京易亨制药有限公司与南京康海药业有限公司侵犯专利权纠纷案”（法院采纳了司法中心的鉴定结论）。在广东省“益而益诉美国、法国、香港等地的当事人实用新型专利纠纷案件”（因对鉴定样品存在异议）而没有采纳鉴定结论，在“美的诉格力、珠海泰峰电业有限公司发明专利侵权纠纷案”（双方对鉴定结论提出异议，但鉴定机构对其异议均予以合理答复）采用了原司法鉴定意见。

 

8.     先用权抗辩问题

引用先用权抗辩的案例仅在外观设计专利侵权方面有所涉及，上海在“原告上海震旦家具有限公司诉被告上海冠美家具有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案”（被告提供了详细证明材料）中判定先用权成立。江苏的“王炳南、溧阳市德申模具厂与储辰侵犯实用新型专利权纠纷案” （被告的先用权抗辩不成立）。浙江省“原告范立峰为与被告舟山市定海城东老人电器有限公司、上海小公主电器有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案”（两被告为此提供的证据的真实性、关联性上证明力不足），法院对其先用权抗辩不予采信支持。

 

9.     “波拉”（Bolar）例外

新专利法增加了“为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的” 不视为侵犯专利权的情形。这一项也即国际通说的“波拉”（Bolar）例外。 北京地区的三共株式案和伊莱利得公司诉甘李药业案两个案子的判决结果都体现了“波拉例外”的精神。两案件发生时《专利法》尚未规定“波拉例外”，因此法院是以被告的临床试验“不属于专利法所规定的为生产经营目的实施他人专利的行为”为由判决被告胜诉的。“波拉例外”条款的增加，为与两案件类似的案件的法律适用提供了准确的依据。

 

10.  侵权赔偿数额问题

通过对适用新专利法的案件进行研究发现，由于证据不足的原因，目前几乎没有案件在依据权利人的实际损失、侵权人的所得利益、专利许可使用费来确定的赔偿数额，江苏省高院受理的“张家港市华晟净化设备有限公司与唐纳森公司及赵晔侵犯发明专利权纠纷案”，法院综合考虑涉案专利的类型及其国际性、侵权情节、侵权后果、被控侵权产品的销售量、销售金额以及产品利润等因素酌情确定赔偿数额。浙江省在损失和利益标准的选择关系上，适用旧法的判例倾向于依据当事人的主张从而采取损失标准或者利益标准，而适用新法的判例法院则严格依照先损失后利益的标准来判定赔偿数额。在“美的诉格力、珠海泰峰电业有限公司发明专利侵权纠纷案”（因原告损失无法确定而按照被告获利确定赔偿数额），法院最终判定了高于法定赔偿最高限额100万的赔偿额。

 

 

 

三、 法院调研发现的问题

 

1.     诉前禁令

在实践中的问题是当事人提出诉前证据保全不是针对证据难以取得或者今后可能灭失的情况，其实是通过证据保全的方式要求法院调查取证，实践中需要尽可能地做到利益的平衡；诉前禁令做出的时间限制，新法的将起算点由原来司法解释规定的“经审查审查符合条件”的四十八小时以内，调整为“从接受申请时”起的48小时内作出，即审查时间也计入48小时内，但是实践中由于案件的复杂情况，很难在48小时内作出判断。

 

2.     赔偿标准

实践中的主要问题是没有明确的标准，一方面是原告举证比较困难，另一方面是原告没有充分利用证据保全等手段，但有时证据保全也有困难。但是最根本的原因还是我们国家的程序法不够完善，拿不到全部的证据；此外，调研过程中法院表示关于赔偿数额的下限设定为一万元，给法院实践中带来了很大的问题。根据个案情况，需要赔偿的数额可能只有几千元的标准，因此在实践中较难操作。

 

3.     抵触申请

抵触申请同现有技术或现有设计一样也是破坏新颖性的，现行法律虽然规定了现有技术抗辩，但却没有规定抵触申请抗辩。在“原告邱则有诉被告上海灵拓建材有限公司等侵害发明专利权纠纷一案”中，法院只能援引现有技术抗辩的类推适用的理由裁判相关案件。

 

4.     间接侵权

新专利法的修改没有涉及到该类问题，法院在实践中适用民法通则共同侵权的相关条文去裁判案件，但实际上没有把直接侵权人作为被告，且此类情况跟共同侵权理论是不一样的。而实际判决出现的问题是生产商可能要赔偿多份的问题。

此外，司法实践中仍存在一些具体操作问题的判定。

四、结论

    根据课题组的研究，2008年专利法的司法实施并未表明中国专利法有实质改

变，很多司法做法是先前实践的总结。对今后更多适用新法的判例研究或许可

以发现这些新问题的更多解释。