《美国专利法：判例与分析》作为本中心与飞利浦公司知识产权及标准部合作研究项目《技术转移法系列丛书》第五卷，由上海大学交通大学出版社于2010年6月出版，由张乃根教授编著。
附：美国专利法的司法实践新发展（再版序）
约15年前，我曾编撰了《美国专利法判例选析》（中国政法大学出版社1995年），作为1993年至1994年在美国乔治·华盛顿大学法学院任访问学者，研究美国专利法的初步成果。此后，我一直关心美国专利法的司法实践发展，因为在美国，尽管专利法是联邦成文法，但是专利法的实施主要依靠判例法。近年来，随着科学技术的迅速发展和美国面临日益严峻的经济与贸易竞争，美国最高法院和联邦巡回区上诉法院（CAFC）加强了对重大专利案件的审理，形成了一系列影响深远的判例法。这也促使我关注、研究这些判例法，并再版《美国专利法判例选析》。
《美国专利法判例选析》第二版仍依次分为七章：第一章美国专利法概述、第二章可取得专利权的主题、第三章可取得专利权的条件、第四章专利的申请、第五章专利权的保护、第六章专利侵权的补救、第七章专利交易。在第一版精选的28起判例的基础上，第二版新增了1995年以后的11起重大判例。以下对各章新增判例及其意义作一简述，充作第二版序。
新增判例分布于第二章、第三章、第五章、第六章和第七章。
第二章可取得专利权的主题，新增三起判例。其一，1998年联邦巡回区上诉法院审结的州街道银行与信托公司诉签记金融集团公司案（判例7）。该案涉及一项在签记金融集团公司的多头基金代理管理商业中用于数据处理的应用软件技术。一贯主张扩大专利保护范围的已故资深法官里奇（Rich）代表该上诉法院对该案作出判决，基于该软件产生“有用的、具体的和有形结果”为由，认定以软件为载体的商业方法可获得专利权。此后，软件或商业方法专利在美国日益增多。尽管该上诉法院晚近的判例否定了“有用的、具体的和有形结果”原则，代之以更加严格的“机械或转换”检验标准，但是，对于了解近十多年在软件专利问题上，美国司法解释的变化，该案仍是不可或缺的。
其二，2008年由联邦巡回区上诉法院全体法官庭审并判决，目前正由美国最高法院调卷复审的比尔斯基案（判例8），涉及比尔斯基向美国专利局申请专利的一项在货物贸易中套期保值风险的商业方法技术。专利审查官驳回其所有11项权利请求，理由是该发明不能在特定设备上实施，仅仅是提出了一个抽象的概念和解决一个完全是数学上的问题，而无实际运用，因而不是技术工艺。申请人上诉到专利局复审委员会（BPAI），仍被驳回，但理由是该权利请求未产生“有用的、具体的和有形的结果”，因而不是可获得专利的主题。申请人又上诉到联邦巡回区上诉法院。该上诉法院的多数法官认为，1998年州街道银行案判决根据“一程序产生有用、具体和有形的结果，属于可获取专利”的标准认定了涉案商业方法可获得专利权。如今该上诉法院认识到这一标准是不充分的，但并不明确推翻州街道银行案，而是表示不再依赖该案观点，即“仅依赖于有用、具体的和有形结果”的标准。就比尔斯基等申请专利的商业方法而言，联邦巡回区上诉法院认为这不符合可专利性。首先，该方法未涉及任何特定的“机械”；其次，该方法未执行可专利的程序，仅涉及金融数据的运用。法律义务（如选择与期货风险）不含任何物理或实体的客体，因而，该方法不满足“机械或转换”标准，即，某一权利要求的工序属于可获得专利的主题，应符合（1）与特定机械或装置联系，或（2）将一特定物品转换为不同的形态或事物。美国最高法院于2009年6月1日同意调审此案，并于同年12月9日开庭审理（待决）。这是该最高法院自1981年戴蒙德诉迪尔案以来，首次审理有关计算机软件技术的可专利性，具有十分重大的意义。
其三，2006年美国最高法院判决不予调卷复审的美国控股实验公司诉代谢物实验室案（判例10）涉及一项测试人体内氨基酸同位素与低水平的维他命B有关的技术。上世纪80年代，美国大学专利公司（UPI）发明并申请获得此技术专利，后由代谢物实验室持有，并于1992年许可给实验公司使用。实验公司从1998年起使用另一公司的测试方法，并停止支付给代谢物实验室的许可费。陪审团认定实验公司侵犯该专利，违反了许可合同，判给代谢物实验室获得损害赔偿金。实验公司上诉至联邦巡回区上诉法院，抗辩说代谢物实验室取得的是在自然界早已存在的这一关系的专利。该上诉法院驳回该抗辩，裁定代谢物实验室对该关系的发现可获得专利，任何将同位素水平与维他命B的不足联系起来的做法会构成专利侵权。实验公司上诉到美国最高法院，但被驳回。可见，至少目前，美国最高法院还无意重新考虑于1980年作出的扩大对生物技术的专利保护的戴蒙德诉查克热巴提案（判例9）。
第三章可取得专利权的条件，新增2007年美国最高法院对KSR国际公司诉软套管公司案（判例18）的判决。在该案中，软套管公司指控KSR国际公司的一产品侵犯了其关于可调整汽车刹车踏板至电力调控的专利。KSR国际公司抗辩这两种技术要素的结合是显而易见的，因此该权利请求不能获得专利。联邦地区法院支持KSR国际公司的理由，但是，联邦巡回区上诉法院于2005年推翻了该判决。2007年4月30日，美国最高法院一致同意推翻联邦巡回区上诉法院判决，认定依据美国专利法第103节，系争的专利权利请求4是显而易见的。最高法院认为联邦巡回区上诉法院推翻地区法院裁定，分析问题时采用了狭窄、僵硬的方法（即适用的教导-建议-动机标准），与第103节和最高法院的先例相抵触。代表最高法院宣读判决的肯尼迪大法官指出：通常技艺的人也是通常创造的人，而不是自动操作的人。他承认其描述在工艺中有通常技艺的人并不一定是与联邦巡回区上诉法院表述具有“一般意识”的人冲突，并且，该人能够在“现有技术中发现动机”。他强调其观点可引导纠正联邦巡回区上诉法院的法律方面错误，而不是推翻联邦巡回区上诉法院以前的所有先例。这是自最高法院1966年格雷俄姆诉约翰. 迪尔公司案（判例17 ）以来，再次澄清了“非显而易见性”（即创造性步骤）这一可获得专利权的条件。
第五章专利权的保护，新增了一起美国最高法院关于等同侵权案的判例， 即， 1997年沃纳-詹金森公司诉希尔顿.戴维斯化学公司案（判例27）。这是1952年美国修改专利法之后最重要的一起关于等同侵权的案件。1993年至1994年我在美国访问、研究时，曾旁听了联邦巡回区上诉法院全体法官第二次开庭审理此案。最高法院推翻联邦巡回区上诉法院的判决，发回初审法院重审。该案的重大意义在于重申了完全由美国判例法建立的等同侵权原则，强调：（1）“应在逐项技术要素[比较]的基础上，对等同认定进行客观调查。” 这实质上肯定了联邦巡回区上诉法院1987年旨在限制适用等同原则的佩恩澳尔特公司诉杜兰德-韦尔公司案，尤其是在该案中时任该上诉法院院长的尼斯法官提出的“逐项技术要素比较”原则。（2）“申请专利的历史不准反悔可继续作为抗辩侵权的理由，但是，如果专利持有人证明在审查专利申请时所做修改与可专利性的目的无关，法院必须考虑该目的，以便认定是否排除适用禁止反悔。如果专利持有人不能建立这一目的，法院则应假定该修改请求含有该目的，以致将适用禁止反悔。”。这一等同侵权原则中的禁止反悔规则，在2002年最高法院的费斯图集团诉肖克特素公司案中得到进一步阐述。
第六章专利侵权的补救，新增3起判例。第一起为2008年联邦巡回区上诉法院做出的TS技术案（判例28）判决。该案涉及有关专利侵权案的管辖权。 因为解决管辖权是专利侵权的补救前提，因此新增此案。根据美国联邦民事诉讼法有关规定，在公众利益允许的情况下，考虑双方当事人与证人的便利条件，可以允许将案件移交给其他有管辖权的法院审理。在很多情况下，被告往往依据这条规定，以便利性为由请求将案件移送到其他具有管辖权的法院，作为一项抗辩策略。2008年，美国第五巡回区上诉法院和联邦巡回区上诉法院分别受理了大众美国公司案和苔思电子美国公司案的上诉。在这两起案件中，一审被告根据有关规定，要求将案件从德州东区法院移送到其他法院。一审地区予以驳回。两个上诉法院均推翻了一审地区法院判决。联邦巡回区上诉法院认为，地区法院的否决令过多考虑了原告选择法院的权利，而忽视了案件证人出庭的成本、接触证据来源的便利性以及地方利益因素的考量，因此，撤销了地区法院的判决，准予将案件移交到便利的法院进行审理。
第二起是美国最高法院于2006年对eBay案（判例31）的判决。最高法院全体法官一致决定不应以认定专利侵权而自动颁布禁令，但是，一项禁令也不应仅以原告未实施其专利发明为由而拒绝颁布禁令。联邦法院必须衡量传统上用于认定是否颁布禁令的四项因素，即原告应证明：（1）已遭受不可弥补的损害；（2）法定补救不足以补偿该损害；（3）基于平衡原、被告之间的各自困难，给予衡平的补救；（4）永久禁令的颁布应考虑公共利益。该判决在规定颁布永久禁令的严格条件时，实质上是主张通过司法程序颁布专利强制许可使用令。
第三起是2007年联邦巡回区上诉法院全体法官审理判决的西加特案（判例33）。该案改变了该上诉法院在1983年水下装置公司诉莫里森-诺德森公司案确立的一项原则，即允许地区法院在故意侵权案件中颁布加重损害赔偿（最高为实际损害的3倍，加上律师费），并且对可能的侵权能力做一评估，以防进一步侵权。全体法官一致决定提高确定故意侵权的标准和举证责任，裁定律师与当事人的特权及辩护律师工作成果的保护不延及庭审时的律师。
第七章专利交易，新增三起判例。其一， 2007年美国最高法院的麦迪蒙尼公司诉基因技术公司案（判例36）判决。该判决间接地涉及是否应改变最能体现美国现行专利制度特点之一的发明在先原则。该案争议缘起于麦迪蒙尼公司与基因技术公司之间一场“马拉松赛跑”式的发明优先权冲突，最后导致基因技术公司1983年申请专利的人工抗体分子化合技术的发明，直到2001年才获授权。实际上，该授权的期限为29年。麦迪蒙尼公司作为而后使用该项专利技术的被许可人，以该专利期的延长不合适为由，在2006年3月该专利原先期限过期后不再支付许可费，从而引起争议。麦迪蒙尼公司以该专利无效或不可实施为由向美国加州中区联邦地区法院起诉，被驳回；而后，麦迪蒙尼公司上诉至联邦巡回区上诉法院，获得支持；基因技术公司遂向美国最高法院请求调卷复审。最高法院的判决认为，专利被许可人即便继续支付专利许可使用费，仍有充分理由提起该诉求，同时裁定在法院宣告系争专利无效之前，许可协议依然有效，因而推翻联邦巡回区上诉法院判决，发回原审法院重审。
其二，美国最高法院2008年对关塔计算机公司诉LG电器公司案（判例38）的判决。在此案中，最高法院重申了专利权穷竭原则的有效性，并且，使得联邦巡回区上诉法院限制最高法院的穷竭原则的裁判具有先例价值不确定。最高法院坚持穷饥竭原则是由零部件的授权销售范围引起的，只有该零部件的合理和及有意使用是为了实施该专利，而该部件实质上通过包含专利的关键特征而包含了专利发明。最高法院还推翻了下级法院的判决中部分，即，认为穷竭原则限于产品的权利请求，不适用于方法请求。最高法院认为，该案中的许可合同授权英特尔公司销售实施该专利的产品。没有任何条件限制英特尔公司销售实质包含该专利的产品。英特尔公司对关塔计算机公司的授权销售使得其产品在专利垄断范围之外，因而，LG电器公司不能针对关塔计算机公司主张专利权，即，LG电器公司授权英特尔公司销售专利产品后，其专利权随之穷尽。
其三，美国最高法院于2007年对微软诉AT&T案（判例39）的判决。该判决限制了美国专利法的域外效力。美国专利法第271节（f）款允许美国专利权人禁止出口可组装为某产品而侵犯其专利权的零部件，尽管其在组装地不享有该专利权。该判决认为微软通过电子传送而出口主要的软件母盘，而后在组装地通过复制母盘用于安装软件，不属于法定的零部件。根据该案判决，原则上，美国法律的效力限于境内，因此，美国的软件专利权人不能在其无专利权的其他国家实施其专利。
综上，近十多年来，美国最高法院十分关注专利问题，接连调卷提审了一系列专利案件。同时，联邦巡回区上诉法院一如既往地继续发挥其“准专利最高法院”的作用，通过其专利判例法，不断地、及时地调整着美国专利及相关产业政策。“他山之石，可以攻玉”。深入研究和充分吸取美国晚近的专利法判例中体现的各种法律原则、规则或理念，有助于更好地实施2009年10月1日起实施的我国新专利法，同时，对于出口产品至美国，或在美国从事涉及专利的商业活动的我国企业，深入了解美国专利法的判例，也不无裨益。
第二版的新增大部分判例由我指导的博士生王弈通（判例18、38）、吕炳彬（判例10）、湛茜（判例28），硕士生宋薇（判例33）、宋庆华（判例39）、方思越（判例36）、宋金花（判例31）翻译，由我负责校对。这些同学与15年前参与翻译部分判例的同学，都是本书的合作者。硕士生王展、钟晓颖也参与了翻译，尽管有关判例由于各种因素未编入或选入。总之，没有他（她）们的帮助，本书难以完成。荷兰飞利浦（中国）投资公司知识产权及标准部赞助了判例翻译和研究工作。在此，对于上述各位同学的出色翻译和飞利浦公司的大力支持，表示衷心感谢。
对于选择、研究有关判例中可能存在的问题，均有我负责。敬请读者斧正。
张乃根
2010年3月10日
于复旦新江湾校区
